驰名商标跨类保护的理论依据和认定规则研讨

摘要

内容提要：当一个商标拥有远超于普通商标的商业价值和较高的市场知名度，其在个案当中可以被认定为驰名商标，并给与其超越本身注册或使用的商品类别的特别保护。驰名商标跨类保护的基础理论包括混淆理论和淡化理论，淡化理论又可以进一步划分为减弱显著性的弱化行为、贬损声誉的丑化行为以及不正当利用声誉的其他行为。与此同时，驰名商标的认定遵循被动保护、个案认定、按需认定三大基本原则。在进行驰名商标跨类保护的过程中，应当综合考虑各个影响因素之间存在着互相补足的关联，才能确保个人利益和公众利益的平衡，从而合法合理确定驰名商标跨类保护的范围，促进市场经济的良性发展。

关键词：驰名商标；跨类保护；混淆理论；淡化理论

引言

商标是品牌的核心载体，其作为一种标识符号，本质属性是为了让相关公众区分商品或服务的来源。对于使用于不同类别的商品或服务的普通商标，相关公众只要施加一般注意力即可分辨商品服务来源，并不会造成混淆；但是，当在不相同或不类似商品上使用与驰名商标相同或类似标识时，因驰名商标知名度较高使得商品或服务的受众群体较为广泛，以及驰名商标本身在长期的市场交易活动中形成了良好的商业信誉，容易使消费者产生商品或者服务来源的混淆或误认。

区分普通商标与驰名商标的根本原因在于，驰名商标享有远超于普通商标的商业价值和较高的市场知名度，才会对跨类商品或服务产生来源误认的影响，驰名商标也更容易被其他经营者不正当变造冒用，以期获得不正当的商业竞争优势。特别是在当今的品牌经济和消费社会的时代背景下，商标已然从静态的标志符号演变为商标本身，即具有独立品牌价值的动态符号，承载了特定的品牌定位、品牌文化和价值理念，此类商标在个案当中被认定为驰名商标，并给与驰名商标超越本身注册商品类别的特别保护。

但是，由于驰名商标跨类保护突破了传统的混淆可能性范围而充满不确定性，有关驰名商标跨类保护的理论依据和认定规则，在商标领域形成了最具争议性的实务问题。本文将结合实务案例对驰名商标跨类保护的理论基础及认定原则进行探讨，以期为驰名商标跨类保护在实务操作中提供参考和借鉴。

一、驰名商标跨类保护的理论依据

驰名商标制度的设定之初是为了规制跨类商品产生来源误认，因此驰名商标跨类保护认定的关键是“容易导致混淆”，所以跨类保护最早的理论依据是混淆理论。所谓混淆是指，相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，且因此使相关公众对商品或者服务的来源产生了错误认识，即将被诉商标商品或者服务误认为是驰名商标商品，或误认为被诉商标商品或服务与驰名商标具有一定程度的关联关系，由此减弱驰名商标的显著性。《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释（2020修正）》（后简称“《最高法驰名商标解释》”）第九条第一款规定：足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，属于《商标法》第十三条第二款规定的“容易导致混淆”。

随着多年的讨论与实践，在实践中发现，当在不相同或不类似商品上使用与驰名商标相同或类似标识，具有明显的攀附故意或不当使用，并损害到驰名商标权利人利益，但该标识并未造成相关公众与驰名商标产生混淆误认的，就无法依据混淆理论对驰名商标提供充分保护。为了实现对驰名商标的有效保护，在实务中逐步引入了淡化理论。商标淡化包括减弱显著性的弱化行为、贬损声誉的丑化行为以及不正当利用声誉的其他行为。《最高法驰名商标解释》第九条第二款规定：足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。目前实务中通常采用以混淆理论为原则，以淡化理论为补充两者并用的方式，为驰名商标跨类保护提供理论支持。

（一）驰名商标跨类保护中的混淆理论

传统意义上的商标混淆，即混淆理论的最初形态，是指消费者对商品或服务的来源发生混淆，将原属于某经营者的商品或服务误认为来自于另一个经营者，也称为直接混淆。但随着经济社会的持续发展，消费者发生混淆情形随之扩大，进而产生了间接混淆。与直接混淆不同，即使消费者不会对商品或服务来源产生误认，也有可能认为两个商标所有者之间存在某种经营上的联系，如许可、参股、投资、赞助、关联企业等特定联系。在危害结果上，间接混淆同样侵害消费者和商标权人利益，理应受到与直接混淆同等程度的规制。

直接混淆多适用于类似商品或服务的范畴，而随着间接混淆理论的出现，扩大了驰名商标的保护范围。实践中，在不相同或不类似的商品或服务上使用与他人驰名商标相同或近似的商标，一般情况下并不会使消费者产生经营者同一的误认，但却会使消费者对二者之间的关系产生联想，此时，便落入间接混淆的框架之内。加之，在当今的品牌经济和消费社会的时代背景下，具有品牌价值的商标标识蕴涵着诸多无形信息，使其可以脱离本类商品或服务而迁移到其他类别的商品或服务上，使得驰名商标跨类使用产生品牌延伸的效果。因此，当他人将驰名商标用在不相同或不类似商品或服务上时，消费者根据已有经验自然会产生联想和误认。

驰名商标的跨类使用引发混淆绝不仅是理论上的设想，这种现象在实务中亦是大量存在的[1]。(2022) 陕知民终648号原告华为技术有限公司诉被告淄博莱亚德商贸有限公司商标侵权纠纷一案中，淄博莱亚德商贸有限公司使用“华微”等标识，并以此命名其瓷砖产品，主观上明显具有搭便车的故意，客观上借用了华为技术有限公司的商标声誉，易使消费者对市场主体及其商品来源产生错误认识，导致华为技术有限公司利益受损。因此，在不类似产品或服务上所引发的混淆，理应受到与类似商品或服务情境下相同的规制。从结果出发，直接混淆和间接混淆，对商标基本识别功能的损害是大同小异的，不能厚此薄彼。所以理应对这种可能引发混淆的跨类使用行为加以制止。以此而言，混淆理论完全作为驰名商标的跨类保护的正当理论依据。

（二）驰名商标跨类保护中的淡化理论

商标淡化[2]的本质是通过消费者的联想作用而从他人驰名商标的声誉中攫取不正当利益。混淆理论可以规制侵权人对商品来源信息造成干扰的侵权行为，但是在不产生混淆的情形下，却无法有效地规制侵权人对驰名商标良好信誉的损害，因此在跨类混淆之外商标的跨类保护仍然存在需要保护的权利空间。

淡化理论的侵权基点是在不类似的商品或服务上使用他人的驰名商标，虽不一定会造成消费者的误认、混淆，但该行为侵蚀了该商标指示商品或服务来源的能力。淡化理论从商标权人的利益出发，通过赋予驰名商标跨类保护的方式，保护该商标指示商品或服务来源的唯一性和特有性，同时补足了跨类混淆的空白。淡化理论同时可以进一步划分为弱化行为、丑化行为以及不正当利用声誉的其他行为。

1. 弱化行为

驰名商标的所有人经过大量投入和精心经营，使其商标被消费者广为知晓，同时塑造了独特的产品风格和企业形象，且在公众心中形成了商标与特定商品的唯一联系，当他人在不相干的商品或服务上使用该商标时，消费者自然会联想到驰名商标及相关信息，并可能无形中将新的商品或服务与驰名商标对应起来，并形成新的印象。如此发展下去，驰名商标的唯一性或绝对显著性会受到损害，其所代表的商业价值也会随之下降，商标的功能自然会被弱化。例如，如果任凭LV商标在手机、汽车和酒店等肆意使用，长时间后当再提起LV商标时，相关公众也必会不知所指。

弱化行为如一直持续，可能导致驰名商标彻底丧失标识作用，成为产品的通用名称，即商标退化。例如，在“老干妈”商标侵权纠纷一案[3]中，被告贵州永红公司在涉案牛肉棒商品上标注“老干妈”，并将其解释成同“黑胡椒”“香辣”并列的一种口味描述。而“老干妈”是贵阳老干妈公司长期经营使用所产生的商誉，并不是一种食品口味的通用名称，贵州永红公司对“老干妈”的使用行为，显然会使商标出现弱化甚至退化的可能性，并可能导致其通用化为一种口味名称。一审法院认为贵州永红公司标注“老干妈”字样的标识会使相关消费者误认商品来源，淡化“老干妈”商标的显著性。如果放任这种情况的发展将导致该驰名商标通用化为一种口味名称，所以有必要对其进行反淡化保护。二审法院维持一审判决，并认为贵州永红公司将涉案商标作为一种口味描述自己的商品，容易使相关消费者误信商品来自于老干妈公司，从而破坏“老干妈”商标与其所指示的商品之间的唯一对应关系，减弱驰名商标的显著性。

2. 丑化行为

商标丑化是指将与他人驰名商标相同或相近的商标使用于对驰名商标产生贬损、丑化效果的商品或服务类别上，贬损驰名商标的市场声誉。主要包括将驰名商标使用于非法或不道德的商品或服务，如将少儿教育类的驰名商标使用于赌博网站或淫秽物品上；将驰名商标使用于质量低劣或者价格低廉的商品或服务，如将私人订制的奢侈品商标用于批量生产的极廉价产品；将驰名商标使用于会产生不快或者负面联想的商品或服务，如将食品类别的驰名商标使用于化肥上，在“导尿管”商品上注册“茅台”类似商标等。

以第16809056号“LOUIYISXII及图"商标在第11类的"龙头、抽水马桶、小便池（卫生设施）"等商品进行注册的确权案件为例，其引证商标人頭馬路易十三LOUISXIIIDEREMYMARTIN"商标（以下简称引证商标一）和“路易十三"商标（以下简称引证商标三）是埃·雷米马丹公司在第33类含酒精饮料（不含啤酒）的注册商标；虽然法院认为争议商标核定使用的“抽水马桶、坐便器”等商品与引证商标一、三核定使用的“含酒精饮料（不含啤酒）”商品在功能用途、消费对象和销售渠道等方面差别较大，不属于同一种或类似商品，但考虑到引证商标一、三的显著性，且争议商标核定使用的“抽水马桶、坐便器”等商品相对于引证商标一、三赖以驰名的酒类商品而言，具有相当程度的丑化作用，将进而损害驰名商标权利人的利益，并认为诉争商标的注册违反了商标法第十三条第三款的规定[4]。

3. 不正当利用声誉行为

在商标淡化的三种类型中，不正当利用驰名商标的市场声誉行为是属于搭便车行为，区别于商标弱化和商标丑化从被诉行为对驰名商标造成的损害后果的角度，不正当利用驰名商标的市场声誉行为则是从行为人自被诉行为获得不当利益的角度。

在清华大学诉佛山聚阳新能源有限公司、骆达荣侵害商标权纠纷案[5]中，聚阳公司在空气能热水器商品上注册使用“清华太阳能集团有限公司” “清華企業”等字样；二审认为虽然学校、教育、培训服务与使用被诉标识的空气能热水器分属不同领域，两者在商品/服务性质、消费对象等方面存在差异，但基于清华大学具有众所周知的知名度及其在理工科领域享有的极高声誉，并结合聚阳公司在经营过程中对“清华太阳能集团有限公司” “清華企業”等字样的使用情况等综合考虑，相关公众容易误认为标有被诉标识的商品来源于清华大学或其关联企业，或聚阳公司在经营活动中使用“清华”二字得到了清华大学的许可，或聚阳公司与清华大学之间存在参股控股、关联企业等特定联系。概言之，聚阳公司使用被诉标识的行为容易使相关公众误以为其与清华大学具有相当程度的联系，从而不当利用了清华大学驰名商标的声誉，损害了清华大学的利益。本案的审理体现了对高驰名度商标合法权益的跨类保护、强保护，通过遏制不正当利用他人驰名商标声誉损害其利益的行为，净化市场，避免造成公众的混淆误认。

二、驰名商标跨类保护认定的原则

（一）按需认定原则

我国的驰名商标认定制度经历了从不规范到规范、再到逐步完善的过程，实务中对“按需认定”的“需”的理解，也从原先的“当事人需要”调整规范为“案情需要”，即“按需认定”原则要求，既不能在当事人未提起驰名商标认定时主动审查，也不能当事人一提起认定需求就进行审查，而应结合具体的案情需要，在认定驰名商标才能给予权利人同等救济、实质解决争议的“确有必要”前提下，才进行驰名与否的审查。

2016年福建法院知识产权司法保护十大案例之三“参考消息报社与福建博瑞网络科技有限公司侵害商标权纠纷案”中，原告参考消息报社请求法院认定权利商标为驰名商标，并在此事实基础上给予跨类别的保护。法院认为对涉案“参考消息”是否作出驰名商标的认定，依据“按需认定原则”，本案运用“混淆侵权”即可使涉案注册商标权益获得保护，故对参考消息报社提出的对涉案注册商标作驰名认定的主张不予支持。

（二）被动认定原则

《驰名商标认定和保护规定(2014修订) 》第四条：驰名商标认定遵循个案认定、被动保护的原则。上述法规表明，驰名商标认定应当基于被动认定原则，即应当在当事人主动提出该项事实认定时才予以考虑，若当事人未提出该项事实认定，国家知识产权局和法院不能依职权主动进行认定。其次，当事人请求将所涉商标认定为驰名商标，不能作为一项独立的诉讼请求向法院提出，只能作为查明和认定案件事实认定提出。由于人民法院生效裁判的判项具有既判力，如果将认定驰名商标作为一项独立的诉讼请求并得到法院支持，则驰名商标的法律效力将会延伸到在后的案件，这与驰名商标个案认定原则显然相悖。

遵循被动认定原则，既是出于对法院中立裁判职权的尊重，亦符合“不告不理”、尊重当事人在私法上意思自治的原则。若放任法院主动认定驰名商标，一是可能致使商标法确定的驰名商标基本保护界限被硬性无理地逾越，二是可能导致公权机关不适宜的介入到市场竞争领域，超过市场成为评判人[6]。

（三）个案认定原则

个案认定原则包含两层含义，其一，对驰名商标的认定属于独立事件，驰名商标的认定结果仅对本案有效。其二，请求驰名商标保护的当事人不能单独申请对驰名商标进行认定，而必须依托具体的商标案件。只要争议纠纷告一段落，驰名商标认定的价值也在此终结。因此，法律明文规定“生产、经营者不得将‘驰名商标’字样用于商品、商品包装或者容器上，或者用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。之所以作此规定，既是考虑到品牌的知名度随着时间波动具有动态性，亦出于保护相对人合法权益的需要，避免因在先法律文书的一锤定音而丧失抗辩的可能 。

《最高法关于审理涉及驰名商标案件的解释》（2020修）第七条：被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生前，曾被人民法院或者行政管理部门认定驰名的商标，被告对该商标驰名的事实不持异议的，人民法院应当予以认定。被告提出异议的，原告仍应当对该商标驰名的事实负举证责任。解释第十三条规定，在涉及驰名商标保护的民事纠纷案件中，人民法院对于商标驰名的认定，仅作为案件事实和判决理由，不写入判决主文；以调解方式审结的，在调解书中对商标驰名的事实不予认定。因此，在先认驰判决对于在后认驰纠纷中仅起到参考作用，而非必须遵循，这是个案认定原则在司法实务中的体现。

在(2016)沪民终35号埃克森美孚公司等与上海彬恒贸易有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷上诉案中，上诉人埃克森美孚公司请求法院认定“MOBIL” “美孚”商标为驰名商标，并提交了北京市第一中级人民法院(2014)一中知行初字第5492号行政判决书，用以证明埃克森美孚公司、美孚石油公司的“MOBIL” “美孚”注册商标构成驰名商标。但二审法院认为，本案的被控商标侵权行为涉及是否属于在同类或类似商品上使用了近似商标的事实认定，并不涉及商标的跨类保护，故不存在需要认定“MOBIL” “美孚”注册商标为驰名商标之必要。并且我国非判例法国家，对驰名商标的事实认定亦应当结合案件中的具体证据进行个案认定，而涉案商标在他案中曾被认定为驰名商标之事实仅能作为本案事实认定的参考，他案生效法律文书基于其案件中的证据对商标作出驰名程度之认定，与本案并不具有必然联系。因此，在本案中法院未对“美孚”注册商标进行驰名商标认定。

结语

由于驰名商标享有远超于普通商标的商业价值和较高的市场知名度，驰名商标也更容易被其他经营者不正当变造冒用，在个案当中进行必要的驰名商标认定，并给与驰名商标超越本身注册商品类别的特别保护，才可能实现驰名商标保护的完整性。

同时，驰名商标的范围也不应当无限扩大，驰名商标的认定中应当遵循被动保护、个案认定、按需认定三大基本原则，综合考虑个案中各个影响因素之间存在着互相补足的关联，才能确保个人利益和公众利益的平衡，从而合法合理确定驰名商标跨类保护的范围，促进市场经济的良性发展。

参考文献：

 1.如ＥＬＬＥ作为著名的服装杂志的商标，他人将之用于服装上，虽然商品不类似，但易使消费者认为该服装与ＥＬＬＥ杂志商标所有人或与该所有人有某种联系，从而产生混淆，由此商评委裁定撤销在服装上注册的ＥＬＬＥ商标。参见黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，北京：法律出版社，2001年版，第85页。

2.所谓淡化是指“减损、削弱驰名商标识别性和显著能力的行为，而不管驰名商标所有人和使用人之间是否存在竞争关系，或者存在混淆、误解或欺诈的可能性。且根据绝大多数学者的观点，淡化主要包括弱化、丑化和退化三种。

3.北京知识产权法院（2015）京知民初字第 1944 号民事判决书；北京市高级人民法院（2017）京民终28号民事判决书；

4.北京知识产权法院 (2018)京73行初13262号行政判决书；

5.广州市中级人民法院（2014）穗中法知民初字第138号民事判决书，广东省高级人民法院（2016）粤民终1734号民事判决书；

6.祝建军：《驰名商标认定与保护的规制》，北京法律出版社2011年版，第53页。

实习生陈悦对本文亦有贡献