发明人已离职，即将进入美国的专利申请该如何获得发明人的签字文件？

导语

美国专利申请递交时一般需要提交以下手续性文件：

• Power of Attorney
• Declaration
• Assignment

一、POA（Power of Attorney）

POA为授权委托书文件，通常由能够代表申请人的人员执行签署。

根据美国专利法实施细则37 CFR § 1.32的规定，POA（Power of Attorney，委托书），是专利所有人授权一个或多个专利代理人或共同发明人作为其代表的书面文件。POA与中国专利申请中提交的总委托书类似，属于申请人授权代理机构办理专利递交相关事宜的授权性文件，一般需要能够代表公司的人员签署。

二、Declaration（Oath or Declaration）

Declaration为声明文件，通常由专利的所有发明人执行签署。

根据美国专利法35 USC § 115和实施细则37 CFR § 1.63，明确规定了Declaration中发明人必须声明以下事项：

（1）以法定姓名确认执行宣誓或声明的发明人或共同发明人；

（2）确定宣誓所指向的专利申请；

（3）在提交宣誓或声明的申请中声明：执行宣誓或声明的人确认指定发明人或共同发明人是所要求保护的发明的原始发明人或原始共同发明人；

（4）说明本申请是由执行宣誓或声明的人提出或授权提出的。

三、Assignment

Assignment为转让协议，通常由专利的所有发明人共同执行签署。

根据美国专利法35 U.S.C. 261的规定，专利具有个人财产的属性，专利权或专利申请权默认属于发明人（签字人），因此在职务发明中，通常需要签署转让协议（Assignment），由发明人明确将专利或专利申请权转让给申请人。根据美国专利法35 U.S.C. 115(e)，负有专利申请转让义务的个人可以在由个人执行的声明文件（Declaration）上声明转让（Assignment），转让协议（Assignment）在USPTO中没有统一的模板，一般会记载以下内容：

（1）受让人（专利申请人）希望获得题述发明和申请以及可能授予的任何美国专利中的权益；

（2）转让人（发明人，签字人）将其所有权利出售、转让和转让给上述受让人以及受让人的继承人，所述发明和申请的所有权和权益，包括任何相应的外国申请，以及此后可能在美国授予的任何专利证书和任何相应的国外申请，上述受让人持有和享有的上述权益，与未进行本转让的情况下上述转让人持有和享受的权益相同，直至授予的任何专利证书的全部终止和有效期，或其全部或部分的任何分案、续期、延续、替代、转换、再颁、延长或延期；

（3）转让人（发明人，签字人）进一步同意，在上述申请的过程中会配合受让人签署、核实、确认和交付所有此类进一步的文件，包括专利申请书及其再颁，以及转让和转让文书，并将履行受让人合法要求的其他行为，以获得或维持上述发明和改进的专利证书，并将其所有权授予受让人或受让人的继承人。

实践中，由于Declaration和Assignment均为需要所有发明人签署的文件，有些情况下代理机构会将Declaration和Assignment做成同一个文件提交。但就一些复杂的情况，例如发明人并非申请人的员工的情形，可能涉及多份Assignment的签署，此时建议将Declaration和Assignment分别作为单独的文件提交。

需要强调的是，上述所有的签字文件或陈述，应当是真实、有效的签字，如果存在伪造或任何虚假的行为，美国专利申请即使获得授权，也有可能会面临“不可执行（unenforceable，即专利不能用于维权）”的风险。

四、部分发明人已经从公司离职，无法联系或者明确拒绝再为前雇主公司签署文件，该如何准备Declaration和Assignment文件？

Q：实践中遇到较多的情况是：专利申请即将进入美国，但部分发明人已经从公司离职，无法联系或者明确拒绝再为前司签署文件，这种情况该如何提交发明人签字的Declaration和Assignment文件？

A：（1）作为代替，提交记载了“员工在职期间作出的发明创造的知识产权归属于公司”相关描述的劳动合同（及其英文译文），或者其他记载有类似描述的员工签字文件（及其英文译文），来证明离职员工曾经作出过专利申请权/专利权归属的承诺，代替其签字的Assignment文件。

（2）如果劳动合同或其他文件中均未记载知识产权归属的约定，并且申请人（公司）已经尽了最大努力去联系离职发明人，但仍然联系不到他们，或者离职发明人明确拒绝签署文件，则可以请申请人的代表人在替代声明（Substitute Statement）上签字。

根据35 U.S.C. 115(d)，有如下情况时，可以使用替代声明来代替Declaration和Assignment文件：

(A) 发明人由于以下原因无法签署文件：

(i) 发明人已去世；

(ii) 发明人在法律上无行为能力；

(iii) 尽最大努力，但无法找到或联系到发明人；

(B) 发明人有义务转让发明但拒绝签署Declaration和Assignment文件。

针对上述(A)(iii)中尽最大努力，但无法找到或联系到发明人，以及(B)中发明人有义务转让发明但拒绝签署的情形，采用替代声明代替Assignment文件时需要注意：

（a）保留已经尽了最大努力去联系离职发明人的相关证明文件，包括电话、邮件、邮寄地址等联系方式的证明文件；或者，保留离职发明人拒绝签署文件的相关证明文件；

尽管已经尽了最大努力去联系离职发明人或者离职发明人拒绝签署的相关证明文件不需要与替代声明一起提交USPTO，但如果后续离职发明人或第三方质疑替代声明的合法性，则需要通过“已经尽了最大努力去联系发明人的相关证明文件”来证明。

（b）其他可签字的发明人仍需在Assignment上签字，可以只提交剩余发明人签署的Assignment文件；

（c）建议保留无法联系或者拒绝签署的发明人的劳动合同，以备USPTO要求时提供。

美国法律制度下，违反坦率、公开和诚实义务的不正当行为（Inequitable Conduct）代价惨重，如有第三方证明专利申请过程中申请人存在不正当行为，将直接导致专利不可执行。因此，为了避免由于员工离职导致的美国专利文件难以尽快签署等问题，建议企业至少应当作以下准备：

1. 针对新入职的员工，在与员工签署的劳动合同中明确约定员工在职期间（以及离职一年内）作出的发明创造的知识产权归属于公司；

2. 针对已入职的员工，单独签署一份中英对照的知识产权归属协议，明确约定员工在职期间（以及离职一年内）作出的发明创造的知识产权归属于公司；

3. 有计划进行美国专利申请时，尽早准备Declaration和Assignment文件，防止发明人离职导致的联系困难；

4. 办理离职人员离职手续时，明确签署离职后联系方式、邮箱及收件地址，以便离职后配合相关事宜的联系。

颜丽棉亦对本文有贡献