从专利无效实务看外观设计的现有设计组合启示判断规则

在外观设计专利无效中，专利法23条2款是应用较多的无效理由条款。

专利法第23条第2款规定： 授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。如果目标外观设计专利相对于现有设计特征的组合，没有明显区别，则目标专利将因不符合专利法第23条之规定而被宣告无效。

在适用《专利法》23条2款进行外观设计专利无效时，通常需要考量两个因素，一是现有设计特征的确定，二是现有设计特征是否能够组合。下面笔者结合案例来进行逐一分析。

一、现有设计特征的确定

《专利审查指南》第四部分第五章第6节规定：“现有设计特征，是指现有设计的部分设计要素或者其结合，如现有设计的形状、图案、色彩要素或者其结合，或者现有设计的某组成部分的设计，如整体外观设计产品中的零部件的设计。可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分的设计，具有相对独立的视觉效果，随意划分的点、线、面不属于可用于组合的现有设计特征。”

根据上述规定，现有设计特征应当是基于一般消费者的知识水平和认知能力，能够自然地提取出来，属于物理上或视觉上可自然区分的设计单元。

案例1

如图1所示，在6W119232号无效决定中，合议组认为现有设计特征应当是基于一般消费者的知识水平和认知能力能够自然地提取出来，所谓“自然地提取”，即其应当具有相对独立的视觉效果，可以是某一产品的整体，或是整体产品中物理可分离的某一部件，也可以是视觉上可以直接将其从整体产品设计中抽取出来的部分设计。因此，用于组合的设计特征应当是产品或者产品的某一部分的设计，或者是以一般消费者的眼光直接从某项设计中自然区分出来的某一部分的设计，人为划分的点、线、面显然不属于用于组合的设计特征。抽象的设计理念、设计思路等不属于设计特征，不能用于组合。而请求人在书面意见中所提出的将证据 3、证据 4 的钻的圆周形状组合到证据 1中的主张正属于前述情况，因而其所主张的组合方式不能成立。

图1

案例2

如图2所示，在第6W107935号无效决定中，合议组认为：外观设计专利中，用于组合的对比设计特征应是对比设计中所公开的、具有相对独立视觉效果的组成部分，是以一般消费者眼光可直接从对比设计中自然区分出来的部分。在确定是否可以直接从对比设计中自然区分时，不应以涉案专利的视觉效果为指引，使得设计特征的划分陷入“事后诸葛亮”的误区。该案中，对比设计2的瓶身与瓶颈一体构成，连接处不仅有弧形内凹，还有阶梯状内凹，上述设计特征使瓶颈与瓶身的划分在视觉上形成的多条分界线，划分出的设计特征也不完全相同。对于不同的划分，一般消费者可以根据不同的视觉效果进行选择，这种选择说明其设计特征是特意划分、截取所得出的部分，并不是一般消费者直接地、自然地从对比设计2中区分获知的，故不能将其与对比设计1组合后与涉案专利进行对比。

图2

案例3

如图3所示，在第6W120954号无效决定中，合议组认为，在进行设计特征组合时，用于组合的现有设计特征应是现有设计中所公开的具有相对独立视觉效果的组成部分，是以一般消费者眼光可直接从现有设计中自然区分出来的。如果现有设计中用于组合的设计特征是产品某部位的一部分，且这一部分相对于该产品并非独立可区分、也不具有独立的视觉效果，则该部分不能作为设计特征加以组合。该案中，证据1椅背的边框和椅腿为一体式，如果将证据1椅背和椅腿之间连接杆替换证据3的相应部位，则需要人为将证据1的椅背和椅腿之间进行截取。因此，这种人为截取划分区域，不属于一般消费者可以直接从现有设计自然区分获知的部分，不是独立的设计特征，不能用于组合与涉案专利进行对比。合议组对该主张不予支持。

图3

综合上述案例，可以看出，在判定对比设计中的某设计部分是否属于现有设计特征时，应当基于一般消费者的知识水平和认知能力，判断其是否属于物理上或视觉上可自然区分的设计，是否具有独立的视觉效果，如果不能满足该判断标准，则无法认定为一项现有“设计特征”而用于后续的组合比对。

二、现有设计特征是否能够组合

在确定设计特征之后，下一步便是现有设计特征是否能够组合。《专利审查指南》第四部分第五章第6.2.3节“现有设计及其特征的组合”规定：组合包括拼合和替换，是指将两项或者两项以上设计或者设计特征拼合成一项外观设计，或者将一项外观设计中的设计特征用其他设计特征替换。《专利审查指南》同时给出明确示例，列举了几种明显存在组合手法的启示的情形，但在实务中，在判断是否具有组合启示时，仍然存在较大的争议。

案例4

如图4所示，在第6W108169号无效决定中，合议组认为，即使将证据1上层螺纹的设计特征用证据2的直纹滚花部分替换，涉案专利与替换后的产品相比，仍存在明显区别，因此对涉案专利予以维持。

该无效决定作出后，无效宣告请求人不服，提起行政诉讼。经行政诉讼，一审法院作出判决，判令国家知识产权局撤销原无效决定并重新作出决定。国家知识产权局向最高院提起了二审，最高院在二审判决书中对该案中的设计特征及是否存在结合启示的问题进行了充分说理。

图4

最高院认为：首先，对比设计2的竖条平行排列的滚花设计位于第二层的上部，约占第二层的一半面积，并与第二层下部的表面自然衔接形成一个光滑的平面。以一般消费者的认知水平，很难将对比设计2的滚花设计作为一个单独的设计特征而自然地抽取出来。即，最高院认为对比设计2的滚花设计并非现有设计特征。其次，因为对比设计2的竖条滚花设计不能作为一个单独的设计特征被自然抽取出来与对比设计1加以组合，故只能将对比设计2的带有竖条滚花设计的中层来替换对比设计1的上层，如此组合后得到的外观设计与涉案专利相比，在整体视觉效果上将产生更为显著的差异。而如果要弱化这种视觉效果差异，就意味着要对组合后的上层设计进行较大幅度的调整。最高院认为这种组合方式不属于存在“组合的启示”的情形。

也就是说，如果将来自不同现有设计的设计特征组合后在外观上不能组合成较为协调、统一的有机整体，或在组合过程中需要进行过多的修饰、过渡或大幅改变，则这种组合方式对于一般消费者而言不属于存在“组合的启示”。

该案经无效、行政诉讼一审和二审，最终最高院在现有设计特征及组合启示的问题上一锤定音，给后续类似案件的判决树立了参考标准。

总的来说，在外观设计专利无效中，判断是否属于现有设计特征以及是否具有组合启示，关键在于“现有设计特征”的明确界定和“设计特征组合”的显而易见，在实务中需要结合案件的具体情况进行分析，把握好现有设计特征的确定和是否存在组合的启示两个关键问题，才能有效提高案件的胜诉率。

参考资料：

（1）第6W119232号无效决定

（2）第6W107935号无效决定

（3）第6W120954号无效决定

（4）第6W108169号无效决定

（5）第(2020)最高法知行终167号判决书