瑞途原创 | 专利申请中说明书附图出现问题该怎么办？

引言：

在专利申请的过程中，为了使申请符合专利法及其实施细则的规定，申请人可以依据专利法实施细则第五十一条的规定，对专利申请文件进行主动修改或在收到专利局的审查意见通知书或者补正通知书后，针对通知书指出的缺陷进行修改。但应当注意的是，专利法第三十三条对修改的内容与范围作出了规定：不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。换言之，如果修改的内容与范围不符合专利法第三十三条的规定，则这样的修改不能被允许。[1]

但当申请人因疏忽而漏交附图或错交附图时，可以依据专利法实施细则第四十条的规定，在国务院专利行政部门指定的期限内补交附图或者声明取消对附图的说明，且若补交的附图中的技术内容超出了原说明书和权利要求书记载的范围时，则允许申请人以重新确定申请日的代价进行申请文件的补救。

专利法实施细则第四十条给予申请人的便捷，使得很多申请人在出现附图提交错误时多倾向于利用该程序通道进行补救。但是，专利申请实践中，申请文件的附图可能发生的问题情形各异，不仅包括有相应的附图说明，但漏交、错交相应附图的情形，也包括有相应的附图说明，且存在相应附图，但相应附图显示异常的情形；尤其是当存在同日申请的发明及实用新型时，情况就更为复杂，不能简单地一补了之。本文结合实践过程中申请文件附图出现漏交、错交以及显示异常等问题时的处理方式进行探讨。

根据《专利审查指南》第二部分第二章7.3节中关于说明书附图的规定：附图是说明书的一个组成部分。附图的作用在于用图形补充说明书文字部分的描述，使人能够直观地、形象地理解发明/实用新型的每个技术特征和整体技术方案。[3]因此，如果专利申请文件中的说明书附图出现漏交、错交以及显示异常等问题时，通常需要综合以下几个方面进行考虑，尽可能避免/降低由于附图问题可能导致的申请利益损失。

一、直接对附图进行补交/替换是否存在修改超范围的问题？

若原说明书/权利要求书中记载的内容足够清楚，尤其是结合附图说明和其他附图，以及具体实施例的描述，清楚到可以毫无疑义地确定出所需补交/替换的附图中的内容，则允许直接对漏交、错交及显示异常的附图进行补交或替换，此种修改并未超出原说明书和权利要求书记载的范围，因此，仍能保留原申请日。

反之，若需补入/替换的附图，无法借助原说明书/权利要求书中记载的内容毫无疑义地确定，则将被认为该修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围。此时，则应进一步考虑如何对专利申请文件中说明书附图出现的漏交、错交以及显示异常等问题进行处理。

二、是否有补交/替换附图的必要？

专利法实施细则第四十条给予申请人的便捷，使得很多申请人在出现附图提交错误时多倾向于利用该法条进行补救。但专利法实施细则第四十条的执行可能牵涉到申请日的变更，而申请日是专利申请的重要著录项目之一，是整个专利生命周期中的重要时间节点，其对申请人的利益影响重大。因此，若直接对附图进行补交/替换，且存在修改超范围的问题时，则首先需考虑是否有补交/替换附图的必要。具体来说：

若上述漏交、错交或显示异常的附图不影响要求保护的技术方案的完整性或说明书的充分公开时，则建议依照专利法实施细则第四十条的规定，选择取消该附图及说明书中对该附图的说明，保留原申请日。[2]因为补交附图导致的重新确定申请日会扩大现有技术的范围，进而可能对整个专利审批流程及申请人权利造成影响；反之，对于漏交、错交或显示异常的附图会导致专利申请文件中要求保护的技术方案不完整或者说明书公开不充分时，则需要对相应的附图进行补交/替换，以克服上述缺陷。

三、如何选择补交/替换方式？

对于漏交、错交或显示异常的附图会导致专利申请要求保护的技术方案不完整或者说明书公开不充分时，以补交附图的方式克服上述缺陷，无疑是最为简单的，但必然会存在超出原说明书和权利要求书记载范围的情形。[2]因此，若一定需要进行附图的补交/替换时，需结合具体情况选择相应的附图补交方案。具体的：

情形一：属于专利法实施细则第四十条中规定的 “说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的”情形；[4]例如：

1.专利申请文件的说明书的“附图说明”部分记载有关于“图X是XXXXX的XX图”的说明，而说明书附图部分，缺少相应附图；

2.专利申请文件的说明书的“附图说明”部分记载有关于“图1是XXXXX的XX图”、“图2是XXXXX的XX图”的说明，而说明书附图部分存在两幅附图，但两幅附图完全相同；

上述（1）、（2）情形，明显属于“说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的”情形，符合专利法实施细则第四十条中规定的允许补交附图，因此可直接进行相应附图的补交，并重新确定该申请的申请日。

情形二：不属于专利法实施细则第四十条中规定的 “说明书中写有对附图的说明但无附图或者缺少部分附图的”情形；例如：

1.专利申请文件的说明书中写有对附图的说明，且说明书附图部分存在相对应的附图，但附图显示异常（被大片污物遮盖、错误、严重不清晰）以致无法辨识；

上述专利申请文件中虽存在附图显示异常的问题，但仍属于有附图的情形，不属于 “无附图或缺少部分附图”的情形，因而，不属于专利法实施细则第四十条的适用情形。实务操作中，若专利局发出补正通知书后，依然按照专利法实施细则第四十条的规定，直接提交显示正常、清晰的附图，则会因对专利申请文件的修改超出了原说明书和权利要求书的范围，而不符合专利法第三十三条的规定被驳回。

面对上述问题，可以依据该专利申请所处的状态，并根据实际情况进行选择以下处理方式：

（1）若该专利申请已经公布，但距离其专利申请日仍在十二个月之内

直接重新递交一份新申请，要求在先专利申请的优先权，使在后申请享受部分优先权，避免在先申请成为在后申请的授权障碍。

（2）若该专利申请尚处于未公布的状态

在该专利申请公布之前，将专利申请主动撤回，然后将带有正常、清晰附图的申请文件，再重新递交一份新申请，重新确定申请日；或

直接重新递交一份新申请，要求在先专利申请的优先权，使在后申请享受部分优先权，以确保避免在先申请利益损失，并确保避免在先申请成为在后申请的授权障碍。

情形三：存在同日申请需补交附图的情形；例如：

1.发明专利申请与实用新型专利申请，二者为同日申请，两件专利申请的说明书中均含有对“图X”的附图说明，但都缺少相应附图；

上述情形，仍属于附图遗漏，符合专利法实施细则第四十条中规定的允许补交附图，并重新确定申请日的情形。但是，需要注意的是，申请人应当于同一天对两份申请同时补交附图，以确保二者在重新确定申请日后仍为同日申请。避免因补交附图的时间不一致，导致两件专利申请分别重新确定申请日，进而构成抵触申请的情形。

2.发明专利申请与实用新型专利申请，二者为同日申请，两件专利申请的说明书中均含有对“图X”的附图说明，但仅实用新型专利申请的说明书附图部分缺少相应附图，发明专利申请的说明书附图部分不缺少相应附图；

该情形需要选择合适的处理方案，以避免仅针对存在缺陷是专利申请补交附图后，对另一专利申请的授权审查产生不利影响。具体的：

（1）若发明专利申请与实用新型专利申请二者均处于未公布的状态，则可根据实际情况进行选择以下处理方式：

发明申请继续审查，直接选择将实用新型专利申请撤回，变双报为单报；

或删除实用新型所缺少的附图的相关附图说明，保留双报；

或将上述发明专利申请与实用新型专利申请双双主动撤回，再重新递交两份新申请，重新确定申请日；

或直接重新递交两份双报申请，均要求在先发明专利申请的优先权，并将在先的实用新型专利申请主动撤回。

（2）若发明专利申请已经公布，但距离其专利申请之日起仍在十二个月之内：

可重新递交两份新申请，均要求在先发明专利申请的优先权，并将在先的实用新型专利申请撤回。

（3）若发明专利申请已经公布，且距离其专利申请之日起已经超出十二个月的期限：

只能选择将实用新型专利申请撤回，对发明专利申请继续审查。

四、结论与启示

提交专利申请文件中，若发生附图问题，要综合考虑以下几点，尽可能避免/降低由于附图问题可能导致的申请利益损失：

1、直接对附图进行补交/替换是否存在修改超范围的问题。若原说明书/权利要求书中记载的内容足够清楚，清楚到可以毫无疑义地确定出所需补交/替换的附图中的内容，则只需直接对漏交、提交错误以及显示异常的附图进行补交或替换即可；

2、若直接对附图进行补交/替换，必然存在修改超范围的问题，那首先需要考虑是否有补交/替换附图的必要。若该附图问题不影响要求保护的技术方案的完整性或说明书的公开充分时，则建议选择取消该附图及说明书中对该附图的说明，保留原申请日；

3、若一定有补交附图的必要，需要谨慎判断，附图的补交是否属于专利法实施细则第四十条规定的补交附图的情形，并结合具体情况选择相应的附图补交方案，避免因修改超范围，导致专利申请被驳回；

4、针对存在同日申请的发明及实用新型专利申请均涉及需要补交附图的情形或其中之一涉及需要补交附图的情形，应谨慎选择附图补交时机/处理措施，避免机械的依照补正通知书进行附图补交导致可能发生的权利损失。

参考文献：

[1]《中华人民共和国专利法》. 2008年12月27日修订.

[2]《中华人民共和国专利法实施细则》. 2010年1月9日修订.

[3]《专利审查指南2010版》. 2019年9月23日发布第328号局公告，2019年11月1日实施.

[4]《发明专利初审-典型案例释疑》. 2016年1月出版.